Rechtzeitiger Markenschutz vermittelt Unternehmen eine „Scheinsicherheit“ – die Anmeldung einer Marke ermöglicht Unternehmen die Sicherung ihrer Produkte gegenüber Dritten Marken bieten dem Käufer ein Image und schafft einen Kaufanreiz. Der Bestand an Marken in den verschiedenen nationalen und internationalen Markenregistern ist enorm. Für den Unternehmer und dessen Rechtsberater stellt vor allem der Umgang mit registrierten und nicht ausreichend genutzten Marken, den so genannten „dormant marks“, ein größer werdendes Problem dar
Im Vorfeld einer Markenanmeldung werden in der Regel nationale und internationale Markenrecherchen durchgeführt. Der Markenanmelder möchte sichergehen, bevor eine aufwendige Markenanmeldung und begleitende Maßnahmen zur Bewerbung einer Marke gesetzt werden, dass keine bereits bestehenden Marken dem widersprechen. Es gibt kein international kumuliertes Onlineregister für Markenanmeldungen. Zudem sind viele Register der einzelnen Patentämter nicht tagaktuell. Oftmals sind neue Anmeldungen noch nicht in Datenbanken erfasst sein. Auch besteht die Möglichkeit, Anmeldungen unter Inanspruchnahme einer früheren Priorität zu registrieren. Abseits dessen können auch nicht registrierte Marken einer Markenanmeldung entgegenstehen, wenn sie beispielsweise eine Urherberregelung haben. Auch gleich lautende Kennzeichenrechte, beispielsweise Firmennamen, scheinen in den Onlineregistern nicht auf.
Ergibt die Markenrecherche, dass möglicherweise kollidierende Markenbestehen, ist in jedem Einzelfall eine Prüfung der Risiken vorzunehmen. Wesentlich ist dabei, ob die betreffende Marke seit mehr als fünf Jahren registriert ist und daher in den „Gebrauchszwang“ fällt. Ergeben Recherchen, dass kein ausreichender Gebrauch der Marke vorliegt, bestehen nachfolgende Möglichkeiten:
• Suche nach einem anderen Markennamen, dem keine bestehenden Marken entgegenstehen. Dies vermeidet jegliches Risiko, aber zieht einen gewaltigen Aufwand nach sich.
• Die Anmeldung ohne Weiteres durchführen und dabei das Risiko in Kauf nehmen, dass durch die spätere Verwendung der älteren Marke der Löschungsgrund „des Nichtgebrauchs“ wegfällt.
• Einbringung eines Löschungsantrages wegen Nichtgebrauchs der eingetragenen bestehenden Marke. Zu Wahrung der eigenen Priorität ist jedoch die gleichzeitige Anmeldung der eigenen
beabsichtigten Marke dringend ratsam.
• Kontaktierung des bisherigen Inhabers der älteren und löschungsreifen Marke auf Vereinbarung einer „Abgrenzungsvereinbarung“ zur gemeinsamen Nutzung eines Markenwortlautes oder -zeichens. Somit bleibt die Möglichkeit, einen Löschungsantrag zu stellen. Gemäß § 33a Absatz 3 MSchG kann sich ein Markeninhaber auf einen Markengebrauch nicht berufen, der erst aufgenommen
wurde, nachdem der Antragssteller den Markeninhaber auf die Nichtbenutzung hingewiesen hat. Ein derartiger Löschungsantrag hat jedenfalls innerhalb von drei Monaten eingebracht zu werden.
Der Inhaber einer schlafenden Marke sieht sich jederzeit einem allfälligen Löschungsantrag gegenüber. Zudem kann gegen Verletzer der Marke nur bedingt vorgegangen werden. Die Erlassung einer einstweiligen Verfügung setzt voraus, dass eine mehr als fünf Jahre eingetragene Marke auch tatsächlich benutzt wird; es muss glaubhaft gemacht werden, dass der Löschungsgrund gemäß § 33a MSchG – Nichtbenutzung einer Marke – nicht vorliegt.
Abhängig vom beabsichtigten Anwendungsbereich einer Marke ist zwischen einer nationalen und einer internationalen Markenanmeldung zu unterscheiden. Für lokalbegrenzte Marken empfiehlt sich eine Anmeldung nach nationalem Markenrecht. Eine Verkehrsgeltung in einem anderen Staat kann der nationalen Markenanmeldung nicht widersprechen. Soll eine EU weite Gemeinschaftsmarke kreiert und angemeldet werden, empfiehlt sich die Anmeldung beim Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (HABM) in Alicante.